〜目次〜

１．ライセンス契約の意義
２．ライセンスする内容は何か？
３．本当にライセンスすることができる権利者か？
４．ライセンスをどこの地域で行うか？
５．ライセンスの形態①：独占権はどうする？
６．ライセンスの形態②：サブライセンスと譲渡はつける？
７．ライセンス情報の開示／提供方法
８．ライセンス料①：ランニングロイヤルティー
９．ライセンス料②：イニシャルペイメント、ランサムロイヤルティ、
　　フィスクドロイヤルティー、ミニマムロイヤルティー
１０．ライセンス料③：支払方法等
１１. ライセンス料④：源泉税の考え方
１２. レポート／監査権
１３．技術指導
１４．改良技術
１５．原材料の調達
１６．品質管理
１７．契約終了後の措置
１８．第三者の権利侵害
１９．秘密保持義務
２０．開発制限・競業避止義務
２１．支配権の変更
２２．第三者（下請業者）への許諾製品製造の外注
２３．特許無効理由による解約
２４．契約期間／更新

中小企業の経営者にとってその夢や信念を実現するために
必要なこと。

それは、会社を成長、発展させることでしょう。

そして会社を成長、発展させるために取られる手法の一つが、
他社とのライセンス契約です。

例えば。。。

・他社のノウハウ・技術を利用させてもらう
・自社のブランド・商標をライセンスしてライセンス料をもらう
・他社の小説をDVD・CD化して新商品を制作・販売する
・自社の特許を他社に使わせる
・他社のデザインを自社の製品のパッケージに利用する

などです。

ライセンス契約は成功すれば、多額の利益を生みだします。

ところが多額の利益を生み出すがゆえにトラブルやリスクも
大きいのです。

今まで、自社単独でやっていたビジネスとは比べ物になりません。

そこで、ライセンス契約を進めるにあたりポイントとなる項目に
ついて一つ一つお伝えしていきたいと思います。

ライセンス契約に近道はありません。

これからご紹介するポイントを一つ一つ丁寧に自社のビジネスに
置き換え、検討していくことのみがライセンス契約を成功に導くこと
であるということをここでは覚えておいてください。 

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いきなりライセンス契約の条文の内容に入る前にまずは、
そのライセンスする内容は何か？という基本的なところから
入りたいと思います。

細かい説明はできるだけ省きますので、ここではイメージだけ
わかって頂ければ大丈夫です。

【その１】ライセンスする物は何か？

さて、ライセンスする物を一言でいうと、知的財産ということに
なると思います。
 

わかりやすい例では・・・・・・・・

・製品を作る特許、技術、ノウハウ
・デザイン
・ロゴマーク、ブランド
・絵画、イラスト、写真、小説
・プログラム

などなど。

 

これらが権利化されると、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権
などの呼び方になる訳です。

なお、実務では更に細かく下記のようなポイントもライセンシーとしては
チェックして行きます。
・本特許等の有効性
・許諾特許等が第三者の権利を侵害しないこと
・許諾特許等が第三者にとって侵害されないこと

ライセンサーとしては本契約締結時は本特許が有効であることを
保証できるが、契約締結後も本特許に無効事由が存しないことを
保証したくないです。

一方、ライセンシーとしては本特許に無効事由がないことを
保証してもらいところだがそれが叶わない場合は、本特許が
無効になったときは遡ってロイヤルティを全額返金してもらうように
明記したいところです。
この両当事者の事情を考慮した妥協案としては下記のようなものが
あります。

◆本特許の有効性についての条文
１．ライセンサーはライセンシーに対し、本特許に無効事由がないことを　
　　保証しないものの、自己の費用で本特許を維持・管理するものとする。
２．本特許に無効事由が存し、本特許が無効となって場合、本契約は当然に　　
　　終了し、本特許の無効事由が確定した以降のロイヤルティ支払義務は　　
　　発生しないものとする。なお、ライセンサーは本特許の無効が確定した場合　
　　ライセンシーに対し、受領したロイヤルティの●●％を返還するものとする。

さて、ではこれからの知的財産のやり取りを相手としようとする際に、
最初にやらなくてはならないことは何か？

それは、ライセンスする知的財産を明らかにする、ということです。
別の言い方をするとライセンスする知的財産の定義付けです。
 

**********************************************
●○●○な内容で■□な機能があって◆◇な効用
がある物をライセンスの対象とします。
**********************************************
 

という定義が当事者間で合意されて初めて、「ではライセンス料はいくらに
しましょう」、「ライセンスの期間はこのくらいにしましょう」という交渉が
できるのです。
 

従って、ライセンスする知的財産を定義付けするために契約書の別紙と
して分厚い仕様書等を添付することが非常に多いです。
 

特許権や意匠権などすでに権利化されている知的財産であれば、その登録
番号で内容が特定されてますからトラブルになる可能性は少ないと思います。
 

しかしながら、通常のライセンス契約では権利化されていないノウハウなどの
知的財産もやり取りされてることが多いので、やはり細かい添付資料による
知的財産の定義付けが重要になってきます。

そこまでしないと、ライセンス契約を進めて行く過程で、

「いや、この知的財産はライセンス契約の対象外だから
使用させることはできない！」

といったトラブルになる恐れがあるからです。

私共も業務提携のサポートをする中で、最初にライセンスの対価だけ
決まっているのに、そのライセンスする知的財産の定義がきちんと
当事者間で明確になっていなかったために、トラブルになった例を
何度も見てきました。

以上のようにまずは、

ライセンス契約でライセンスするものは何か？

というところを抑えるようにしましょう！

 

全てはそこからです。

【その２】ライセンスされた物で何ができるのか？

ライセンスされた物が明確になった後は、それを使って何が
できるのか？という点について明確にしていきます。

・製造か？
・販売か？
・建設か？
・保守か？
・修理か？

ライセンスされる物によっては、「製造は許可するけど、販売は許可しない！」
などと細分化してライセンスするケースも数多くありますので、きちんと交渉
して明確しておくことが重要です。

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ライセンシーからしてみればライセンサーが本当に
そのライセンスをする技術やノウハウ等の権利者であるか？
については必ずチェックしておいた方が良いです。

「権利者であるのは当たり前でしょ？」

とあなたは思うかもしれません。


でも当たり前ではないのです。

例えば、この記事を書いている時点ではあのアップルが
中国でiPadの商標権侵害で訴えられています。

アップルと言えども時と場合によっては、権利者でない
こともある！という良い例だと思います。


特許や商標などの登録制度がある知的財産権であれば
まだ、特許庁のホームページで確認したりできるのでまだ
比較的容易に確認ができます。

ですが、ノウハウや著作権など、は登録された公式のもの
がないので、ライセンサーが独自に確認するこは非常に
困難です。

ひょっとするとライセンサーは元々の権利者ではなく単に
第三者からライセンスされた知的財産権を使用している
だけかもしれません。

そして、悪意はなくてもそのことを忘れてしまい、知らず知らず
にライセンシーにライセンスしてしまうこともよくあります。

よってライセンシーの立場としてはきちんとそのような場合に
備えてライセンサーに保証してもらうようにしましょう。


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ここではライセンスをどこの地域で行うか？についてお話します。

前の記事で、「ライセンスするもの」についてあまり検討がされて
おらずトラブルになるケースが多い、というお話をしました。

ところが、「ライセンスをどこの地域で行うか？」に関しては更に
検討がされていないのが実情です。

「日本全国」とか「世界中どこでも使える」というような条件にして
しまっても、あまり気にしない方が多いのです。

もちろん、ランセンシー（ライセンスを受ける側）の立場としたら、
世界中どこでも自由にライセンスを受ける技術等の知的財産を
使用できる方が良いです。

だから単純に、できるだけ広い地域でランセンスを受けることだけ
考えれば良いのです。

ところがライセンサー（ライセンスをする側）はそうは行きません。

ここは、ライセンスする技術をどのように経営に生かして行くか？
という事業計画の問題になります。

一担当者の思いつきで決められるような単純な問題では決してない！
ということです。


絶対の正解はありません。

ですが、自社の事業計画と照らし合わせてどのような地域にしたら良いかを
考える事は長期的な会社の成長・発展のためにはとても大切なことです。

ライセンサー（ライセンスをする側）が安易に「世界中どこでも使用可能」という
条件を飲んでしまい、後から魅力的なライセンシーがある国で見つかったけど、
契約することもできず泣く泣く諦めた、という事例もあります。
 

「世界中」「日本全国」というようにしてしまっても良いのか？
「関東地方」というように少し限定するか？
「東京都」「神奈川県」というように都道府県単位にするか？
更に細かく分けるか？

是非、経営的な視点で検討してみてくださいね。
 

また、ライセンス地域が広がれば広がる程、リスクは高くなります。

 
例えば、日本以外の地域の場合にそこでの商標登録はされているか？
または他社の商標権侵害をしていないか？更に偽物などの権利侵害品
に対して対策がとれるか？ということです。

これは通常で考えれば、ライセンスをするライセンサーの義務になること
が多いですので、安易に儲かるからという観点で地域を拡大すると痛い目
にあいます。

 
更に細かい話ですが・・・・

例えば日本国内だけのライセンス許諾をしたとして、ライセンシー
が海外への輸出を事業とする企業へライセンス商品を販売した
としたらどうでしょうか？

地域外へのライセンス商品の流出は防止できないですよね？

よって、地域外へのライセンス商品の販売をライセンシーのみ
ならず、その先のユーザにまで禁止するようなことも検討すべき
です。

 

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ここではライセンスの形態として、独占権についてご説明します。

独占権についてはライセンス契約の最も重要なポイントと言えるでしょう。

一言で言うと、１社のライセンシーだけに独占して技術・ノウハウ等の
知的財産を使わせるか否か？という問題です。

ここはある意味、最も契約交渉が厳しくなるところかもしれません。

 

ライセンシーにしてみれば、ライバルと差をつけたい訳ですから、独占的に
ライセンスを受けたいです。

ライセンサーにしてみれば、リスクヘッジのために複数のライセンシーと契約
したいですよね。

★ここで非常に重要なポイントがあります。

この「独占か否か？」については、ライセンス契約交渉の他の条件とのバランス
を考えて総合的に考えなければならない！！！

という事です。

話をわかりやすくするためにライセンサーの立場に立ち、独占的なライセンスを
与えたケースのことを考えてみましょう。

独占権を与えた見返りに下記のような条件を付けるよう、ライセンシーに要求する
のではないでしょうか？

*********************************************
・ライセンス料の上乗せ
・１年間における最低ライセンス料の保証
・競合取扱い製品の取扱禁止
・独的ライセンスの使用地域の限定（例：東京都内のみ独占）
・ライセンス期間の短縮

*********************************************

などです。

独占権を与えた１社からしかライセンス料が入ってこない訳ですから、
それなりの金額は欲しい所ですし、また万が一その１社のパフォーマンスが
悪いときのために地域限定や期間の短縮は当然考えるべきポイントです。

こうやってポイントを整理してみると、「そうだよねー当然だよね」と思うかも
しれませんが、実際の交渉の場に立ってしまうと、忘れてしまう人がとても
多いのです。

繰り返しますが、「独占か否か？」は他の条件とのバランスで総合的に
判断するポイントですので、きちんと全体的なライセンス契約交渉戦略を
固めてから、交渉に入るようにしましょう！


一般的には、ライセンス料は数字の調整だけですぐに変更できるので
独占権を含む他の全ての条件の交渉が終了してから最後に交渉する
のが都合が良いことが多い、と一般的には言われています。

 

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ここでは、下記の２つのポイントについてご説明します。

①サブライセンスできるか否か？
②第三者に譲渡できるか否か？

これは前回の「独占か否か？」比べればほとんど交渉のポイントには
ならないです。

なぜならば、９割以上の確率でサブライセンスと譲渡の権利がライセンシー
に与えられることはないからです。

ちなみにサブライセンスというのは、

****************************************
ライセンサー⇒ライセンシー⇒サブライセンシー
****************************************

 

というように、ランセンシーが受けたライセンスを更にサブライセンス料を
徴収して、第三者（サブライセンシー）にライセンスする

というものです。

言わば又貸しですね。

 

ライセンサーとしては、検討に検討を重ねて業務提携のパートナーとして
ライセンシーを選んだ訳です。

よって、それを勝手に又貸しにような形で転用されては困る訳です。

譲渡なんて言ったら尚更です。


ここだけ見てもわかるように、余程特殊な事情がなければ、ライセンサー
としては認める訳にはいかないですよね。

また、秘密情報や知的財産権の保護の問題もあります。

ただでさえ、ライセンシーに対してきつく秘密保持義務や知的財産権を
侵害しないように管理するのは大変な仕事なのです。

それがサブライセンシーが登場してしまったらどうなるでしょう？

もう完全にコントロール不能ですよね？

更に突っ込んだ実例を紹介しましょう。

例えばライセンシーとサブライセンシーが親子会社の関係にあり、かつ
ライセンシーの製品売上３％をライセンサーに払う、という条件になっていたら
どうでしょう？

ライセンシーのところでは、売上は全く上がらない形にして、全て子会社である
サブライセンシーのところでライセンスされた技術を使って製品の製造販売が
可能ですよね。

そしてライセンサーにはほとんどライセンス料は入らない。。。

なんて恐ろしいことが起こりうる訳です。

従って、ここではもしあなたがライセンサーの立場であったとしたら、
「余程のことがない限り上記の①サブライセンス②第三者への譲渡は
「認めてはならない！」という事だけ覚えておきましょう。


ちなみに特許法上、「専用実施権者」および「通常実施権者」共に
特許権者の同意なく実施権をサブライセンスできないことに
なっています（特許法第77条第４項）念のためにサブライセンスを
認めない場合は明確に規定しておくことをお勧めします。


★第三者に許諾製品を委託製造させることができるか？

サブライセンスと少し似ていますがこのような場合は
下記の要件を満たしていれば当該第三者の製造は、
「ライセンシーの実施」と見做され、特許権侵害とは
見做されない余地がある。
・ライセンシーが当該第三者に工賃を支払っている。
・原材料購入、製品の販売、品質はライセンシーが指揮監督している。
・当該第三者の製品は全てライセンシーに納品されている。

しかしながら、わかりずらいケースも多々あるので
契約締結時点でライセンシーが製品の製造を第三者に外注することが
決まっているのであればその旨を明確に規定することを
強くお勧めします。

◆ライセンシーによる第三者への委託製造を認めた条文例
ライセンシーは委託製造先事業者の名称、所在地および委託製造させる
品目をライセンサーに書面にて開示してライセンサーの書面による
事前承諾を得た場合に限り、許諾製品を当該事業者に委託製造
させることができる。

 

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ここでは、ライセンス情報の開示／提供方法についてご説明致します。

ある情報を「ライセンス（使用許諾）」する、と言うのは簡単ですが、具体的には
どのような形で行うのでしょう？

一般的なライセンス契約書上で見られる記述例としては。。。

**********************************************
本製品の製造・販売に関し、必要な情報を提供する。
**********************************************

と非常に簡単に一言で済ましている例もあります。

「とにかく何でもかんでも必要な情報はライセンスＯＫ」ということで、ライセンサーが
問題がなければこれでも良いかもしれませんね。

でも、本当に貴重な付加価値の高い情報であれば、以下のように具体的に、
「何を提供するのか？」を限定することが重要です
 

①何を提供する？

具体的には下記のように書きます。

・「別紙Ａに定める書類を提供」と契約書本文に書き別紙Aを添付。
・図面、設計図、仕様書、などとに提供する物を規定。
・ＣＤ／ＤＶＤ又はメール添付によるなどど提供媒体を規定。
・ロゴ／デザインなどの場合は写真／イラストなどを添付

②翻訳はどうするか？

海外との企業のライセンス契約であれば、翻訳が必要になることもあります。
その費用は馬鹿になりません。

どちらの当事者が負担するのか？も要検討です。

 

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ここからは、ライセンス料（ロイヤルティ）についてご説明して行きます。

★ここは最も重要なポイントです★

ビジネスの内容によっては巨額の利権が絡みます。
ここをどのように設計するかによって他の条件も連動して変わってきます。

例えば。。。
*************************
ライセンス料は高くする。
*************************

その代わりに

*************************
独占的ライセンスを与える。
*************************

但し最初のうちは様子見のテスト期間なので
 
************************* 
契約期間は短い半年間にする。

*************************

などの組み合わせの設計が必要です。

ライセンスされる特許、ノウハウ、情報の価値、権利範囲の広さ、技術の商業的
完成レベル、代替技術の有無、技術の利用の容易性、技術の開発費、予想収益・
事業計画・両当事者間の交渉力など、様々な要素を一つ一つ検討し、
総合的に判断するようにしましょう。

絶対的な正解というものはありません。

よくお客様から「ライセンス料の相場ってどれくらいですか？」と
質問されるますが、経済産業省が下記ようなロイヤルティ料率に係る
統計データを出しているようですのでご参考まで。
↓　↓　↓　↓　↓
ロイヤルティ料率データハンドブック

上記のハンドブックによりますと平成２１年度の特許ライセンスの
平均値は３．７％、ノウハウライセンスが上乗せされると１．４％
上乗せ、ノウハウを単体でライセンスする場合の平均値は３．９％のようです。

下記に代表的なライセンス料の条件を書きますので、自分のビジネスにとって
どれが最適かを考えてみてください。
 

①ライセンシーのライセンス実施度合いに応じて払う
（Running Royalty）

　ライセンスした技術等を実施して製造・販売　した製品１個あたりの販売額の
　○○％とする、　というように決めていきます。

　この場合、ライセンス料の計算の元になる、　「販売価格」について細かく定義
　しておくことも重要なポイントになります。

　********************************************************

　（例）
　「販売価格」とは、ライセンスした技術を実施して製造・販売した額から、
　下記の費用項目を差し引いた金額を指すものとする。

　・消費税
　・関税
　・運送費、梱包費、保険料、倉庫保管料
　・返品を受けた製品の代金
　・値引額
　・リベート
　・原材料・部品代
　・その他

********************************************************

★★重要ポイント★★

ライセンサーにとって最も重要なチェックポイントがここになります。

もし、ライセンシーが上記の費用を不当に高くしてしまったらどうなるでしょうか？

当然ライセンス料が低くなってしまいますよね！

この手のトラブル／裁判例は過去にいくつもあります。

従って、ライセンシーの計算根拠が怪しいときは監査できるような権利を保持
しておかなければなりません。

 

でも、実務上監査してもなかなかわからないときも多いのです。
 

よって、ライセンサーとしてはできるだけ上記の費用の項目を減らし、
できるだけＧｒｏｓｓの販売価格に近付けるよう交渉することは、
最も重要なポイントと言えるでしょう。

理想的には、上記の販売価格は費用項目は全く考慮せずに
純粋に「売上高」というようにした方が有利だし、両当事者で
誤魔化しも効かなくなるので、遠藤はお客様にお勧めしています。


では上記のように「売上高」ベースにすれば全てが安全か？

実は、安全ではない場合があるのです。

例えば、ライセンシーがライセンスされた製品をサービス製品
としてたたき売りをし、抱き合わせで自分の高額商品を販売する、
なんてビジネスモデルがあり得ます。

１円販売などのケースがそうです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１円×１０％＝ライセンス料 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

などという計算式でライセンス料を計算されては
ライセンサーとしてはたまらないですよね？

よってこの場合は例えば、製品製造原価を使うとか
売上高とは別の計算の元となる数字を使用することに
なります。 

更に、ライセンシーとして重要なポイントとしては・・・・

*********************************************
ロイアリティの発生時期を厳密に決めておく
*********************************************
ということがあります。

単に売上高と言っても、下記のいずれのタイミングのことを言うのか
違ってきますよね？よって下記の項目まで考慮して、「ロイアリティの
発生時期」を決めておくことが重要になるでしょう。

◆製品の販売契約締結時
◆製品の引渡時
◆所有権移転時
◆受入検査完了時
◆代金請求時
◆代金受領時


更には、
************************************************
本製品の販売先によってはライセンス料支払義務の対象外とする
************************************************
なども検討材料として考えられます。

◆ライセンス料支払義務の対象外の例

　・ネット販売分
　・子会社／関連会社への販売分

 

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ランニングロイヤルティーに引き続き代表的なロイヤルティーの条件について

ご説明します。

自分のビジネスにとってどれが最適かを考えてみてください。
 

①頭金として払う
　（イニシャルペイメント）

　ランニングロイヤルティーとの組み合わせで良く使われます。
　ライセンサーの立場としてみれば、すでに知的財産を開示してしまって
　いる訳です。

　ライセンシーがきちんと製品を販売して、毎月のライセンス料を払ってくれるか、
　信頼関係がないうちは不安でしょうから、安心料として先にある一定割合を
　もらっておきたいところです。
  

   なお、イニシャルペイメントと言っても厳密に言うと下記の２パターンが
　考えられます。

　(a)「一時金」の場合
　　　⇒金額とは無関係にランニングロイヤルティの支払義務が生じる。

　(b)「前受金」の場合
　　　⇒その金額に充つるまでランニングロイヤルティの支払義務は生じない。

 

★イニシャルペイメントの返金について

ここは良くライセンサーとライセンシーとの間で認識の相違があると
トラブルになることがありますので、明確にしておきたいところです。

◆理由の如何を問わず返金しない例
　ライセンシーからライセンサーに支払われたイニシャルペイメントは　
　本契約の早期解約、本特許権の無効、その他理由の如何を問わず、　
　ライセンシーに返還されないものとする。

◆返金をする例　
　本特許権の本来の存続期間満了前に早期に本契約が終了した場合（本特許　
　の無効による本契約の早期終了の場合を含む）ライセンシーからライセンサーに　
　支払われたイニシャルペイメントのうち、本契約の本来の有効期間に対し、　
　本契約の本来の残存期間に対応する割合の金額が、当該早期終了から
　〇〇日以内にライセンシーに返還されるものとする。

 

 

②一括して払う
　（ランサムロイヤルティ）

　まさに１回限りの支払でライセンス料の支払完了する形です。両当事者が
　合意に達すればこのような形でも全く問題がありません。

  金額にもよりますが、ライセンサーにとっては一気にライセンス料の回収が
　図れます。

　またライセンシーにとっても、ライセンスされた技術・ノウハウ・ブランドを使って
　製造・販売した商品・サービスがたくさん売れてランサムロイヤルティーを回収
　できてしまえば、大きな利益をあげることができます。

　企業間のソフトウェアの著作権ライセンスなどはこの形が多いようです。

 

③固定額のライセンス料を払う
　（フィックスドロイヤルティ）

　これは一番シンプルです。売り上げに関係なく毎月「固定額のロイヤルティー」を
　支払うパターンです。シンプルなので誤解やトラブルが両当事者間で発生するリスクも　
　減りますが、その反面、売上が極端に多かったり少なかったりすると必ず片方の
　当事者の不満が溜まってトラブルになるリスクもあります。

 

④最低ライセンス料を払う
　（ミニマムロイヤルティ）

　ライセンス料がランニングロイヤルティのみの場合にライセンシーがライセンス
　された技術を使って製品を製造・販売しなければライセンサーの収入は「０」です。

　この場合、独占的なライセンス契約を締結していたとしたらどうでしょう？

　他社にライセンスすることができない訳ですからライセンサーの収入は、
　完全に「０」です。

　
　従って、独占権を与えたケースにおいて通常は　ライセンサーとしては
　ライセンシーの製品販売額に関係なく、最低限のライセンス料（ミニマムロイヤルティ）
　を支払うよう要求するのが普通です。

　一口にミニマムロイヤルティと言っても色々なバリエーションがあります。

　例をご紹介しますので、自社にとってベストな形は何か？を是非検討して
　みてくださいね。

(a)ランニングロイヤルティに追加して払うパターン

　　例えば、ミニマムロイヤルティを１００とする
　　ランニングロイヤルティ＝７０の場合⇒合計１７０を払う

(b)ランニングロイヤルティと選択的に高い方を払うパターン
　
　　例えば、ミニマムロイヤルティを１００とする
　　ランニングロイヤルティ＝７０の場合⇒１００（ミニマムロイヤルティ）を払う
　　ランニングロイヤルティ＝１５０の場合⇒１５０（ランニングロイヤルティ）を払う

(c)ランニングロイヤルティに充当して払うパターン

　　例えば、ミニマムロイヤルティを１００とする
　　ランニングロイヤルティ＝１５０の場合⇒差し引いて５０を払う

また、季節変動等によって売上高が変動するような商品の場合は、
ロイヤルティの金額がミニマムロイヤルティを超過した場合は次の
計算期間まで繰り越すようなことも考えられます。

◆ミニマムロイヤルティ繰り越しの条文例
　ミニマムロイヤルティは各年度●円とする。当年度のランニングロイヤルティが　　　　
　ミニマムロイヤルティの額を超過したときは、その超過額を翌年度に限り　
　ロイヤルティとして繰り越すことができる。

参考になりましたでしょうか？

 

ライセンサーの立場が強ければ、ミニマムロイヤルティを毎年増額するように
交渉するパターンもあるようです。もちろん逆に減額していくパターンも
あるかと思います。

上記を参考に色々な数字の組み合わせを契約交渉前にシュミレーションして
みることがとても重要な事前作業になりますのでぜひやってみてくださいね。

 

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ここでは、ライセンス料の支払方法等の経理的なポイントについてご説明します。 

 

①計算期間／支払時期

ライセンス料をどれくらいの単位の期間で計算し、どのタイミングで支払うのか？

このポイントは資金繰りとも密接に関連してくるので、かなり重要なポイントですよね。

ライセンシーの立場としてみれば・・・

ライセンスされた技術を使って製造・販売した製品の代金回収が終わった後の
タイミングでライセンス料を支払う、というようにしないとかなり苦しいことになるでしょう。

良く見る例としては。。

・計算期間：四半期毎
・支払時期：毎四半期の翌月末日

などですが、ビジネスの内容によって変わってきますので、十分に検討しましょう。

===========================
次からポイントは、主に、海外の企業と
取引する際に注意するポイントとなります。

よって、取引内容が１００％日本国内に
限定される、という会社はここから先は
お読み頂かなくても大丈夫かと思います。
===========================
 

②支払通貨

海外との相手方とのライセンス契約では必ず、要検討です。

例えば、円建てのライセンス料をＵＳドルで支払うような場合は、
「いつ」の時点の「どの」種類の為替レートを用いて換算するかきちんと
決めておきましょう。

③銀行手数料

海外企業との取引における銀行手数料の話は意外と忘れがちです。

全て相手持ちとするのがベストですがそうもいかない場合もあります。

送金ルートにおいて、どの国でどのような手数料が課されるのかを良く調査し、
自社が不利にならない条件を契約書に落とし込みましょう。

 

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次のポイントへGO！

ここでは源泉税についてご説明します。
 

源泉税については、今までご説明してきたポイントと違い、特に事前に何か検討して
準備する、ということはありません。
 

ですが、知識としてきちんと理解しておかないと大変なことになります！！

ライセンス料に係る源泉税について「初めて聞いた」という方のために
簡単に仕組みをご説明します。

 

例えばライセンス料が１００、源泉税率が２０％だとします。

その際、ライセンシーがライセンス料１００から源泉税額２０を控除して８０を
ライセンサーに支払い、（ライセンサーのために）源泉税額２０を税務署に
納付するのが基本です。

あくまでも事務手続き上、納付行為をライセンシーがやっているだけで、
金銭的負担という意味ではライセンサーがすべきものです。

ライセンス料というライセンサーが受け取る収入にかかる税金な訳ですから。

丁度、会社が従業員の給料から一定額を毎月源泉徴収し、残りを支給するの
に似ていますよね。

そして、ライセンサーとしては年度末に確定申告して、源泉された源泉税額と
自社の法人税との調整をする、という仕組みになっています。

ここからが問題です！

ライセンサーの中には、源泉税額２０を控除されると手取りが減り、資金繰りが
厳しくなるので満額１００をもらいたがる企業がいます！

そこで、契約交渉の中でライセンス料の金額交渉が終わった後に、
「源泉税はライセンシー側が負担すべきだ！」などと言ってくる輩がいます。

これを上記の数字を使って当てはめると、あたかもライセンス料が１２５発生した
ものとして、源泉税率２０％を控除し残りの１００をライセンサーに支払うことに
なります。

そして２５（=１２５の源泉税率２０％）をライセンシーが税務署に納付する、
というからくりです。

これはおかしいですよね！！！

ライセンス料の金額交渉では１００ということに合意したのに、いつのまにか
１２５になってしまったのと同じことです。

上記のような結果にならないためには。。。

*******************************************

★源泉税の趣旨についてきちんと理解しておくこと
★ライセンス料の金額は死守すること

*******************************************

が必要になります。

繰り返しになりますが、源泉税の問題は非常に大きなインパクトがありますので、
慎重に交渉するようにしましょう！

何か少しでも不明点があれば、税金に詳しい人に確認しましょう。

ちなみに日本国内では著作権等のライセンス料に係る源泉税の
税率は１００万円までは１０％、１００万円を超える部分については
２０％の税率のようです。

 

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ここでは、レポート／監査権についてご説明します。

実は、このお話が最もトラブルになるケースが多いです。

通常、ライセンシーはライセンスされた技術を使って商品を製造・販売後、
下記の項目についてライセンサーにレポートをするものです。

*****************************************
①売上高
②費用
③売上高−費用
④利益
⑤利益×ライセンス料率
⑥ライセンス料
*****************************************

ここで、ライセンシーが故意または間違って①売上高や②費用を
実際の金額とは異なるものをライサンサーにレポートするのが
トラブルの始まりです。

まだ、ライセンス料の計算条件が「売上高の○○％」という条件であれば、
トラブルは少ないかもしれません。

でも上記のように「利益の○○％」という条件だと、ライセンシーの方でいくらでも
費用を積み増しして計算することが可能なのです。

でも、こういうことって、不思議とすぐにライセンサーにバレルものです。

ライセンサーとしては、もはやレポートだけでは信頼ができないので、
公認会計士等をライセンシーのオフィスに送り込んで、上記の
①売上高②費用が正しいかどうかを監査するのです。

従って、ライセンサーにとって最低限ライセンサーからレポートを提出させ、
それが疑わしい時は監査する権利を最初の契約交渉で確保しておくこと
は必須項目と言えます。

欧米のアンケート調査結果によると、監査案件のうち７０~９０％の案件
で、ロイヤリティの計算ミスが見つかっているそうです。（淵邊善彦・吉野
仁之著「ロイヤリティの実務ライセンスビジネスでの契約と監査のノウハウ」
（中央経済社、２００８、P８９）

計算ミスの原因として、「対象商品」「控除するコスト項目」「子会社・関連会社
との取引」に関する契約書の取決めが曖昧であったことが多いようです。

更に監査について下記のように厳密に定めることもあります。

◆監査の方法（書類コピーも可？、ヒヤリングも可？、監査できる範囲は？）
◆監査の期間（契約期間中および契約終了後も？、何度も同一書類で監査可？）
◆監査費用はどっち負担？（レポート記載の金額とある一定額以上の乖離があったときは？）
◆違反の効果は？（レポートとの差額負担？契約解除？ペナルティ？）

なお、監査費用は通常はライセンサーが負担することが多いですが
レポートの記載金額と支払われるべきロイヤルティーの金額に大きな
乖離が発見されたときは、ライセンシーの負担とするケースもあります。
また、乖離金額に対するペナルティーも支払遅延利息を取るのか乖離金額に
ある一定の違反料率をかけるのかも検討の余地があるでしょう。

◆監査の条文の例
１．ライセンサーはロイヤルティー算出に係るライセンシーの
　　会計帳簿／関係書類をライセンサーまたはライセンサーの指定する第三者を
　　して監査することができる。当該監査には関係書類のコピーや関係社員への
　　インタビューも含む。
２．かかる監査の費用は原則としてライセンサーの負担とする。但し、
　　監査の結果ライセンシーの支払うべきロイヤルティの金額と実際の
　　報告金額との間に１０％以上の乖離が発見されたときはライセンシーの
　　負担とする。
３．ライセンシーが報告した許諾製品の売上高が実際の売上高を
　　下回ることが判明した場合には、ライセンシーはライセンサーに対し、
　　当該差額にロイヤルティ料率の１．５倍の料率を乗じた金額を
　　支払うものとする。　
 

通常、ライセンシーとしてはライセンサーに帳簿をガサガサと見られるが
いやなので、短絡的に監査の条件を拒否することが多いです。しかし逆に
考えてみると、積極的に「当社はきちんとやっていますのでどうぞ監査してください！」
とライセンシーの方から積極的にライセンサーに監査の権利を提案する事で当事者間での
信頼関係が構築できるという事もあるようですので、あなたがライセンシーの立場で
あってもよくよく検討されることをお勧めします。なお、監査権を認めるとしても
その期間を限定することは考えられます。例えば上記の第１項は下記のように変更
できるかもしれません。

１．ライセンサーはロイヤルティー算出に係るライセンシーの会計帳簿／関係書類を
　　当該ロイヤルティーの支払期限から５年間、ライセンサーまたはライセンサーの
　　指定する第三者をして監査することができる。当該監査には関係書類の
　　コピーや関係社員へのインタビューも含む。

 

遠藤は今までこの監査権の記載のないライセンス契約を見たことがありません。
もしあなたがライセンサーの立場であれば、必ず記載するようにしましょう！

 

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ここでは「技術指導」の条件についてご説明します。
 

ある有益な技術・ノウハウを「ライセンス（使用許諾）」してもらったら、
すぐその日から使えるようになる、と言うことであれば話は簡単です。

でも実際はそうはいかないことも結構多いのです。

例えば新しいソフトを買ったときも、使い方がわからなくて
電話サポートセンターに連絡したりしますよね。

ライセンス契約でも全く同じです。

しばらく慣れるまでサポートが必要になること
がほとんどです。

だからライセンサーから技術指導を受けるための
条件を詳細に決めておくのがとても重要なのです。

大きく分けて下記の２パターンがあるでしょう。

**************************************

①ライセンサーがライセンシーの工場等に、
　技術者を派遣して指導
②ライセンシーがライセンサーの工場等に、
　技術者を派遣して訓練を受ける

**************************************

ほとんどが①になることが多いようです。

更にライセンサーの技術者を派遣するにあたり下記のような条件を決めて
おくことが必要になります。

****************************************
①指導内容
②指導期間、指導時間、週労働日数
③派遣技術者の人数
④派遣料（１日あたりいくら？超過時間・深夜指導料は？）
⑤旅費、宿泊費、交通費、日当、通信費、　ビザ取得費用の負担

****************************************

上記の例に限らず技術指導を行うために何らかの費用が発生するときは、
逐一取決めをしておきましょう。

また、ライセンス契約本文中には、「技術指導に係る条件に関しては別途契約
して定めることとする」として、技術指導の部分を別にして詳細に取り決めることも
良く行われます。

実際ライセンス契約が締結されても、技術指導が始まるまでには、色々と準備が
必要なので、締結日以後すぐに技術指導を開始しなくても良いことも多いです。

よって交渉時間がなく、先にライセンス契約だけを締結してしまいたいときなどは、
別途契約するのも有効な手段と言えるでしょう。

しかし、この場合結局後になっても技術指導の条件について決めることをせずに
なし崩し的に実際の技術指導が始まってしまい、トラブルになるリスクもあります
ので注意が必要です。

 

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ここでは改良技術についてご説明します。

ライセンサーは元々ライセンスした技術の開発者です。

よって日々修正向上を加え、ライセンス後もさらにバージョンＵＰした
技術が生まれる事があります。

一方、ライセンスされた技術をライセンシーが使用しているうちに、
新たな気づき／ノウハウが生まれ、その技術が改良されることもあります。

そのようにして生まれた、「改良技術」について、両当事者の考える事は
普通は下記のとおりです。

①ライセンサー

　【自ら改良技術を生み出した場合】
　 ライセンシーに追加でライセンスして追加ライセンス料
   を請求したい。またはもっと別のライセンシーを探し出して
   ライセンスしたい。

　【ライセンシーが改良技術を生み出した場合】
　自らがライセンスした技術が元になったのだから
　ライセンサーにその使用の権利があるようにしたい。

②ライセンシー
　【自ら改良技術を生み出した場合】
　逆にライセンス料を取って、ライセンサーまたは
　第三者にライセンスしたいと考える。

　なお、ライセンシーが開発した改良技術のについて
　ライセンサーが下記の２つを提案することは、原則として
　独占禁止法違反と見做されるリスクが高いです。但し、
　改良技術が元々ライセンサーがライセンシした技術なしには
　利用できない場合はこの限りではないとしています。

　(a)アサインバック　
　　　ライセンサーまたはライセンサーが指定する事業者に　
　　　その権利を無償で帰属させる義務

　(b)グラントバック

　　　ライセンサーに独占的ライセンスをする義務

◆改良技術についての条文例

１．ライセンシーが本契約期間中に、許諾特許等の改良技術を開発したときは、
　　ライセンサーに対して直ちに通知するものとする。
２．前項の場合において、ライセンサーから当該改良技術の実施の要求が
　　あったときは、ライセンシーはライセンサーに対し、本契約期間中、
　　当該改良技術のの再実施許諾付きの実施権を相応のロイヤルティで
　　非独占的に許諾するものとする。なおロイヤルティの額、計算方法、
　　支払方法等の詳細条件については別途当事者間で協議して定める。



　【ライセンサーが改良技術を生み出した場合】

　ライセンサーの改良技術も全て追加ライセンス料
　の支払なしに、使用したいと考える。

 

実務上は契約の時点で、どれくらい価値がある改良技術が生まれるか予想するのは
結構難しいです。 従って、ライセンスする技術の価値やライセンス料にもよりますが、
実務的には、

「改良技術が生まれる度に両当事者でその取扱いに
ついて協議する」とか「相互に非独占的実施権を許諾する」

といった無難な条件にすることが多いようです。

 

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ここでは、

＝＝＝＝＝＝
原材料の調達
＝＝＝＝＝＝

についてお話します。

これは主に、ライセンスした技術を使って何か製品を製造する時の話です。

ライセンサーは製造技術を持っており、一方ライセンシーが製造工場を
持っているとします。

このような場合、ライセンサーがライセンシーに製造技術の使用をライセンス
してライセンシーに製品を製造させ、その製品を逆にライセンシーから
購入して販売しようと考えているケースがあります。
 

いわゆる、「行って来い」というやつです。

 

この場合、ライセンサーとしてはライセンシーが、自分のライセンスした
製造技術の品質レベルを満たす、製品を製造してもらわないと困ることに
なりますよね。

 

また、別のケースで、たとえライセンサーが販売を行わず、ライセンシーが
そのまま製造・販売するにしても、品質の悪い製品が市場に出回ることにより、
結局は自らの看板が傷つく可能性も考えられます。
 

従って、ライセンシーが製品を製造する際に、ライセンサー又はその指定業者
から部品／原材料等を購入するように定めることがあります。
 

また、「原材料がなんであるか？」ということ自体が貴重なノウハウでできるだけ
秘密にしておきたい、という理由で、原材料の購入先を制限することもあります。

上記のような、ライセンシーの原材料の購入先の選択の自由を妨げることを
意味もなく行うと、日本の場合、独占禁止法に触れる可能性があるので注意
が必要です。

但し、上記の例のように、「品質の確保」や「ノウハウの秘密保持」といった目的
で制限を設ける場合は、原則問題ないとされています。

いずれにしても、原材料の調達についてライセンサーとしてライセンサーに制限を
かけるときは、今一度、公正取引委員会等に確認を取ることをお勧めします。

⇒公正取引委員会提供の独占禁止法情報はこちら

 

一方で、
ライセンシーの方からライセンサーに対して原材料・機材、部品の調達などを
依頼するようなケースも可能性としてはあります。

ライセンサーとしては特にロイヤルティが「売上×〇〇％」という売上高に
応じて支払われるようになっている場合は、この要求に応じることが多いと
思われます。

◆ライセンサーがライセンシーのために原材料等の調達までも行う条文例

ライセンサーはライセンシーに対してライセンシーの依頼に基づき
本ノウハウ実施に必要な原材料、部品、機材等を提供するものとする。

 

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ここでは

＝＝＝＝＝＝＝＝
品質管理
＝＝＝＝＝＝＝＝

についてご説明します。

前のポイントの「⑮原材料の調達」にも関連しますが、
ライセンスされた技術、ノウハウ、ブランド等を使用して
ライセンシーが制作・製造された製品の「品質」に問題が
あった場合、ライセンサーにもその影響が及ぶことが
あります。


そこで、ライセンサーとしては、ライセンシーの品質に
ついて何かしらの形でチェックコントロールすることが
必要になる場合が多く例えば下記のようなことを行い
ます。

◆製品の販売前の事前チェック・承認
◆定期的又は抜き打ちの製品検査
◆定期的な品質基準検査レポートの義務付け

また、もしライセンシーが所属している各業界団体
が自主的に定めている安全基準のようなものがあれば、
それを取得する義務をライセンシーに課すことも有効な
手段なのでよく行われます。


業界の安全基準の例としては下記のようなものが
あります。

・ＳＧマーク（Safty Goods：製品安全協会）
・ＳＴマーク（玩具安全基準：日本玩具協会）
・ＢＡＡ（Bicycle Association Approved：自転車協会）
・ＪＥＭＡ(学校教材・教具の自主安全基準：日本教材備品協会）
・ＳＰマーク(遊具の安全に関する基準：日本公園施設業協会）
 

また、上記のようなチェックや基準取得を行っても、
品質問題が生じたときはライセンシーに損害賠償
できるように契約書上には下記のような規定を設ける
ことが多いようです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本契約に基づきライセンシーにより製造・販売される
許諾商品は、日本における最新最良の品質基準を
満たし、ライセンシーにより製造・販売される同種または
類似の他の商品と同等の高品質を保たなければならない。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上記は全てライセンサーの立場に立った品質管理ですが、
逆にライセンサーから提供されたノウハウや技術事態が
原因で品質問題が起きる場合もあり得るでしょう。

よってライセンシーの立場としては一方的に品質責任を
負うだけではなく、ライセンサーからの提供されたノウハウ
や技術事態の安全性についての確認や契約上でのリスク
ヘッジも必要になるのですが、実際問題としてライセンサー
の立場が強い場合が多いので、その交渉は難しいケースが
多いようです。

 

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ここでは

＝＝＝＝＝＝＝＝
契約終了後の措置
＝＝＝＝＝＝＝＝

についてご説明します。

長期に渡って、継続的に続いてきたライセンス契約も終了を迎えることがあります。
その場合、契約終了後にどのような取り決めがポイントになるのでしょうか？

ライセンサーとライセンシーの２つの立場からその要望事項をご紹介してみます。

◆ライセンサー◆

・ライセンシーに貸与した図面、資料等の一切の情報（★複写物を含む）
　は返却又は廃棄させたい。
・以後、一切ライセンスしていた技術等の使用は認めない。
・ライセンスした技術、ノウハウ、ブランド等に係る情報は
　一切、表に公表しないようにしたい。

★資料等の完全な返却・廃棄を確保することは困難であり　
　無形のノウハウはどうしても相手方に残ってしまいます。　
　よってライセンサーとしては開示の段階から自社のコアに
　なる技術は開示せず、ブラックボックス化した部品／原材料等　
　として提供することを検討すべきでしょう。

◆ライセンシー

・ノウハウなどの技術は契約終了後も無償で引き続き
　使用できるようにしたい。

・ライセンスされた技術を使用してすでに製造、取引、流通
　過程にある製品については、全て販売できる権利を確保
　したい※さもないと契約済みの販売先から債務不履行責任を　　
　追及されるリスク有。

と言ったようなところです。

なお、「在庫品」の取扱については特に重要であり、
ライセンサーとライセンシーの２つの立場から要望事項を
整理してみます。

◆ライセンサー◆

・在庫品については直ちに販売を中止し、在庫の処分を
　義務付けたい。

・独自の販売ルートを持っている訳ではないので買取りも
　避けたい。
 

◆ライセンシー◆

・契約済みの販売先から債務不履行責任を追及される恐れがある　
　ことから、ライセンス契約終了時点で存在する在庫さらには　
　すでに販売先との売買契約が成立したものについては製造して　
　販売したい。

ライセンサーが買取りをするケースはあまりなく
そうかといって、無期限で在庫販売を認めるのも
都合が悪いので例えば下記のような規定をすることも
あります。
****************************************************
ライセンシーは直ちに許諾製品の製造を中止し、本契約終了時点で
ライセンシーが有する許諾製品の仕掛品を自己の費用で廃棄しなければ
ならない。但し、ライセンシーは本契約終了時点で有する許諾製品の在庫
に限り、本契約終了日から●●カ月間、販売することができる。

****************************************************

いずれにしても、契約を締結する時点から契約終了後のことまでを、考えておくこと
はとても大事なことなので、是非両当事者間で良く話し合って、契約書に落とし込んで
おきましょう。

 

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本特許等が第三者の権利を侵害しているものとして
第三者からクレーム、差止・損害賠償請求、訴訟提起などが
された場合、ライセンサーとライセンシーの立場はそれぞれ
下記のとおりです。

◆ライセンサー
　契約締結時に本特許の技術分野に関する特許権その他の権利に
　について調査を尽くすことは現実的には不可能であり、ライセンシーに
　よる許諾特許等の実施が第三者の権利を侵害しないことは保証できない。
　その補償についても努力目標に留めたい。

◆ライセンシー
　第三者からの損害賠償請求等により、その事業の停止を余儀なくされ
　多額の損害賠償請求を受けるリスクがあるので保証してもらわないと困る。
　但し、ライセンサーが当該第三者からのクレーム等に対応するための
　情報提供、協力等は行っても良い。


◆第三者の権利侵害に係る落としどころの例

１．ライセンサーはライセンシーに対し、許諾特許等の実施が第三者の
　　権利を侵害しないことを保証しない。
２．許諾特許等の実施が第三者の権利を侵害し、もしくは侵害する恐れがある
　　事実を発見したとき、または当該事実を理由に当該第三者から警告または
　　訴訟の提起を受けたときは、ライセンシーはライセンサーに直ちにその旨を
　　通知し、必要な協力を行う。
３．ライセンサーは前項の通知を受けたとき、自己の費用と責任において
　　許諾製品の変更、当該第三者との和解その他の方法により当該第三者の
　　権利の侵害（その恐れを含む）または当該第三者との間の係争を解決するよう
　　最善の努力を払うものとする。
４．当該第三者がライセンシーに対して提起した訴訟その他の法的手続の取扱に
　　ついては、当事者双方の協議による。但し当該協議が整わない場合は
　　ライセンサーの定めるところに従うものとする。
５．本条に基づく第三者の権利に対する侵害（その恐れも含む）または第三者との
　　間の係争の解決に係る費用（弁護士その他外部の専門家に支払った費用を含む）
　　については当該第三者の権利に対する侵害（その恐れも含む）または当該第三者
　　との間の係争をライセンサーが知った日までにライセンサーがライセンシーから
　　受領したロイヤルティの額を限度としてライセンサーの負担とし、当該限度を
　　超過する部分についてはライセンシーの負担とする。

 

一方で、第三者がライセンサーの知的財産権を侵害している旨を
ライセンシーが知得した場合は、同じようにライセンサーに対して
通知、情報提供および必要な協力を行う旨の規定をすることが
一般的です。

 

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ライセンス契約における秘密保持義務は他の契約と違う
規定が必要になる場合があります。

特にライセンシーにサブライセンスの権利を許諾したり
製品製造の外注を承認する場合は、例外的にライセンサーの
秘密情報をサブライセンシーや外注先に開示することを
認める場合がありますので、ライセンシーの立場の場合は
要検討です。

◆外注先への秘密情報の開示を認める条文例

　ライセンシーはライセンサーの秘密情報を製品の外注先に
　対して製品の製造目的に必要な限り開示することができる。
　但し、ライセンシーは当該外注先に対して本契約に定める
　秘密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該外注先が
　原因でライセンサーの秘密情報が漏えいし、ライセンサーに
　損害が生じたときは、連帯して責任を負うものとする。
 

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■開発制限

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシー自らまたは
第三者と共同して許諾ライセンス技術と競合するような研究開発
活動を禁止する条項です。

知財ガイドラインでは、特許ライセンスで開発制限を定めることは
原則として独占禁止法に違反するとしているものの、ノウハウライセンス
ではノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが
第三者と共同して研究開発を行うことを制限する行為は、不公正な取引方法に
該当しないとしています。（知財ガイドライン第４の５(7)）

◆開発制限の条文例

　ライセンシーは本契約期間中、ライセンサーの書面による同意がない限り、
　本ノウハウと同一もしくは類似または密接に関連する技術の開発を、単独
　または第三者と共同で行いまたは第三者から受託してはならない。

 

■競業避止義務

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンサーと競合する製品を製造・販売
することや、ライセンサーの競争者から競争技術のライセンスを受けることなどを
制限する条件です。

知財ガイドラインは、競業避止義務により、公正競争阻害性を有する場合には
不公正な取引方法に該当するとしています（一般指定第２項、第11項、第12項）

但し、ライセンス対象が「ノウハウ」である場合にはついては知財ガイドラインは、
「当該制限以外に当該技術の漏洩または流用を防止するための手段がない場合には
　秘密性を保持するために必要な範囲でこのような制限を課すことは公正競争阻害性
　を有さないと認められることが多いと考えられる。」としています。
（知財ガイドライン第４の4(4)）



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ライセンサー／ライセンシーいずれの立場にしても
相手方の支配権の変更は重要な条件であり特に競合他社に
よって相手方が支配されるようなケースを想定して下記のような
契約解除事由を規定する事があります。

◆契約解除事由

ライセンサー／ライセンシーは、相手方が以下の各号の一に該当する
場合は、相手方に対して何らの催告なく直ちに本契約を解除できる。

******************************************************
合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、株式分割、株式取得その他
相手方の組織または資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われたとき
******************************************************

但し、上記のような場合でも下記のような条件をつけるケースもありますので
要検討です。

(a)相手方が自己の競合他社の支配下に入った場合または自己の競合他社が
　　相手方の筆頭株主になった場合に限る。

(b)企業グループ内における事業再編の場合を解除事由から除く。


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ライセンシーに対象製品の製造権が許諾された場合、
ライセンシーは第三者に対象製品の製造を外注することが
できるか否かが問題になります。


ライセンシーではない第三者が対象製品を製造するので
サブライセンスがない場合、製造委託も禁止されるように
思えます。

また、ライセンシーには秘密保持義務が課されますので
第三者への外注と言えどもこれは禁止されていると
考えられます。

しかし製造委託の場合は下請業者をライセンシーの
手足として独立した地位を認めずライセンシーの対象製品の
製造権のおよぶ範囲としてこれを認める場合もあります。


これについてはライセンサーとライセンシーの立場は下記の通りです。

◆ライセンサー

　実際に対象製品を製造する下請業者を知っておきコントロールしたいので
　ライセンシーが第三者に製造委託する場合はライセンサーの事前の書面による
　同意を必要としたい。また事前の書面による同意を得てライセンシーが
　第三者に製造委託した場合の当該第三者の行為はライセンシーの行為と見做され
　ライセンシーはライセンサーに対して当該第三者の行為について責任を負うもの
　とする。


◆ライセンシー
 

自由に下請け業者に対象製品の製造を外注できるようにしたいので
ライセンサーから「これは禁止されたサブライセンスだ！」と
クレームされないようにしたい。
 

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通常、相手方に特別な事由（例：契約違反、倒産、不渡り等）が
生じた場合に契約解除の条項を規定しますが、ここではそれ以外に
特許のライセンス契約を締結する際の解約についてご説明します。

なお、これは主に、「ライセンシー」の立場に立ったときに
検討しなければらない規定です。

(a)本特許権が無効審判により無効になった場合

　　第三者より本特許の無効審判の申し立てがあり無効になったときは
　　本契約を解約するケースです。

(b)ライセンサーが第三者に対し、本特許権の侵害訴訟を提起し、
　  当該第三者により、本特許権の無効理由の存在により、
　  ライセンサーによる本特許の行使は許されない旨の主張をし、
　  当該第三者の主張が認められて、ライセンサーの請求を棄却する
　  判決が確定した場合

　　この場合は、本特許の無効審判の申立があった訳ではないので
　　直ちに本特許権が無効になった訳ではありません。

　　しかし、当該第三者は判決後、ライセンス料を支払わずに本特許権に
　　係る技術・発明を使用できるのに対し、ライセンシーは依然として
　　ライセンス料を支払い続けることになるので当該第三者との競争に
　　おいて不利になってしまうケースです。


◆上記(b)のケースでライセンシーに解約権を認める条文

　ライセンサーが第三者との裁判において本特許権が無効理由を有して
　ライセンサーが当該第三者に対して権利行使できない旨の判決があり、
　当該判決が確定した場合、ライセンシーはライセンサーに対して
　書面にて解約通知を送付することにより、本契約を直ちに解約する
　ことができるものとする。


なお、特許が無効になるケースは無効審判以外にも
特許の有効期間満了などのケースもあり得ます。その意味では
「特許が無効になったときは本契約も終了する。」という形で
契約期間の規定をするケースもありますのでご参考まで。
 

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一般的にライセンシーの立場としては、
対象製品の製造、販売に費用をかけて乗り出した訳ですので
契約の継続を望みます。

一方、ライセンサーの立場としては、
ライセンス技術を全て提供した後に、契約を終了されて
ライセンシーが勝手に自分で対象製品のビジネスを開始されては
困るという状況もある場合は、契約の継続を望むかもしれません。

逆に、ライセンシーに独占権を与えていて、１年目の成績が
思わしくない場合は契約を終了させて他のライセンシーに
乗換えたいと思うケースもあるかと思いますので、ケースｂｙケース
ですが。。

一般に継続を望みたいという場合には、下記のような条文に
「契約期間の延長の拒絶には正当な理由が必要とする。」と
いう文言を追加することが考えられますので検討してみることを
お勧めします。

◆継続を望みたい場合の条文例

本契約は発行日から有効となり、早期に解約されない限り
１年間有効とする。但し、本契約の有効期間満了前６０日以内に
当事者の一方が他の当事者に、正当な理由による更新拒絶の書面に
よる意思表示をしない場合にはさらに１年間延長されるものとし、
以後も同様とする。

 

 

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